Ｑ＆Ａ　知的財産トラブル予防・対応の実務

第１章　知的財産権の取得

　第１　知的財産権の調査

○会社内に現存する知的財産の調査方法
○企業内のパテントマップの作成・活用方法
○先行技術調査の実施方法
○似たような権利の存在を確認した場合の対処方法

　第２　特許の取得

　　１　特許出願前の準備

○特許出願をすべきか実用新案登録出願をすべきかの判断基準
○特許出願と実用新案登録出願
○特許法の保護対象
○ノウハウとすべきか特許出願か
○発明者の認定
○特許出願前に考慮すべき事項
○出願のタイミング
○弁理士の活用

　　２　特許出願の要件

○発明が特許されるために必要な新規性の要件
○発明が特許されるために必要な進歩性の要件
○発明が特許とされるために必要な「産業上利用することができる」ことの判断基準
○未公開の先行出願に記載の発明と関連する発明を出願する場合の留意事項
○新規性喪失の例外
○特許出願手続と出願に必要な書面
○特許出願の方法
○明細書の記載要件、特許請求の範囲の記載要件(1)
○明細書の記載要件、特許請求の範囲の記載要件(2)
○サポート要件の充足の判断基準
○発明の単一性
○先願主義
○パラメータ発明

　　３　特許出願後の問題

○発明者に無断で出願しても特許は受けられるか
○特許出願書類の補正
○出願書類の補正内容が「新規事項の追加」に当たるか否かの判断基準
○出願後に改良発明をした場合
○出願人が死亡した場合の権利取得者
○出願人である会社において倒産等があった場合
○分割出願に際して考慮すべきこと
○特許庁での審査を受けるための手続
○特許出願の審査を早期に受けるための手段
○特許出願における優先権の主張の取扱い
○情報提供
○特許出願の出願公開があった後に、その出願に係る発明の内容を記載した書面による警告を受けた場合
○拒絶理由通知を受けた際の対応
○特許出願の審査についての面接
○最後の拒絶理由通知を受けた場合の対応
○拒絶査定処分に対する対応方法
○拒絶査定不服審判における面接
○審査請求料返還制度
○特許異議の申立て
○平成23年改正特許法等の概要

　　４　特許権の成立

○特許査定後の手続
○取得した権利が消滅するのはどのような場合か
○特許権の存続期間の延長登録出願
○特許権存続期間延長登録出願における審査基準は
○特許料追納期間の徒過
○特許表示を行う場合の留意点

　　５　特定技術分野の特許出願

○新規化合物について特許出願する場合
○医療方法の特許の対象
○医療関連発明出願のノウハウ
○バイオ特許特有の問題
○ソフトウェア関連発明に対する特許を取得したい場合
○ビジネスモデル発明の出願の場合

　　６　外国への特許出願

○特許協力条約（PCT）に基づく国際出願制度
○特許協力条約（PCT）締約国の国民ではない者からの出願
○外国出願（特許）
○特許審査ハイウェイ
○国内優先権主張出願を基礎とする外国出願の留意点
○外国に出願する場合の明細書等の記載に関する留意事項
○米国連邦最高裁がビジネスメソッド発明について示したprocessの発明に関する特許適格性の判断基準（ビルスキ事件）とその後の流れ

　第３　実用新案の取得

○実用新案制度
○実用新案登録を受けるための要件
○実用新案登録出願から登録までの手続および特許庁での処理
○他社が自社実用新案権を侵害していると思われる場合（実用新案技術評価を中心として）
○実用新案権の侵害に対する損害賠償請求
○中国における実用新案出願制度

　第４　意匠の取得

　　１　意匠出願

○意匠の意義と登録要件
○意匠と視認性
○意匠登録の新規性、意匠登録ができる者
○意匠図面作成に当たっての注意点
○一連のバリエーション内における複数デザインの意匠権
○部分意匠
○秘密意匠
○組物の意匠
○動的意匠
○製品アピールやサービスのプロモーションと意匠出願
○意匠の国際登録の手続と留意点
○欧州共同体意匠規則（ヨーロッパ意匠法）
○中国での意匠登録出願の留意点

　　２　意匠と著作の違い

○意匠権と著作権における保護の対象と在り方の違い
○キャッチコピーの著作物性

　第５　商標の取得

　　１　商標出願の要件

○商標とはどのようなものか
○商標選定の際の留意点
○商標調査における留意点
○商標法上の商品と販促品
○立体商標の登録要件と注意点
○商標登録における商標の著名性
○商標登録を受けるための要件
○商標登録の阻却要件
○「商品・役務区分」と「類似商品・役務審査基準」
○使用による識別力の獲得（商標法３条２項）
○商標の類否判断基準
○他人の商号や著作物に基づく商標登録
○歴史上の人物名（周知・著名な故人の人物名）からなる商標登録
○地域団体商標制度
○地理的表示保護制度
○小売等役務商標（小売サービスマーク）制度

　　２　商標出願の手続

○商標出願の手続（多区分出願/商品・役務の表示）
○早期審査
○拒絶理由通知を受けた場合の対処方法(1)
○拒絶理由通知を受けた場合の対処方法(2)
○出願中の商標の使用についての注意点
○商標登録異議申立てをする場合および商標登録異議申立てを受けた場合
○地域団体商標と商標権侵害

　　３　商標登録後の問題

○他者から商標法50条に基づく不使用取消審判を請求された場合
○不正使用取消審判制度
○普通名称化による問題
○商標が記述的表示として知られるようになった場合
○引用商標の商標権者が破産した場合の後願出願
○同一人が同一商標で同一商品または役務を指定する後願の扱い

　　４　外国での商標登録

○商標保護のための条約・制度
○マドリッド・プロトコールによる国際登録制度
○EUの欧州連合商標制度
○米国商標法の基本的構造
○米国における商標調査
○中国における商標登録
○動き・色・音等の商標保護の諸外国の状況

　第５の２　著作権の取得

○著作権法の基本構造─保護対象、権利の類型と享有者、国際条約
○著作物の要件─著作権・著作者人格権の保護客体
○複数人が関与して作成された著作物における著作者性と権利の帰属

　第６　その他

○植物新品種の保護制度
○中国におけるソフトウェア製品の登録

第２章　知的財産権の行使

　第１　特許

　　１　特許侵害

○OEM生産と特許権侵害
○他社が特許侵害品を製造・販売していると思われる場合
○裁判所および特許庁における特許請求の範囲の解釈
○特許請求の範囲の構成要件と異なる場合の解釈
○特許権の均等侵害の成立要件
○特許権侵害訴訟における「プロダクト・バイ・プロセス・クレーム」の技術的範囲
○特許権侵害による損害賠償請求
○特許権侵害による損害賠償請求権の消滅時効・不当利得返還請求権
○特許出願公開による補償金請求
○特許権に基づく製品開発契約における性能保証違反
○他社から、自社製品に対して特許権侵害の警告を受けた場合
○特許権侵害行為に対する侵害者以外の者への警告
○特許権の間接侵害
○ノックダウン生産と特許権侵害
○医薬品の組合せ特許の間接侵害
○ジェネリック医薬品の製法特許侵害
○試験または研究のための特許発明の実施
○リサイクル製品と特許権侵害
○共同出願要件違反
○出願前の特許を受ける権利の二重譲渡

　　２　特許侵害主張に対する対抗策

○特許侵害と無効主張、特許侵害訴訟と無効審判
○無効審判の概要
○無効審判を請求しようとする場合
○無効審判を請求された場合
○特許異議申立制度の概要
○「除くクレーム」による訂正および補正の可否
○損害の立証方法（訴訟）
○特許紛争における先使用権
○外国において事業の準備をしていた場合の日本における先使用権
○「パテントトロール」と思われる者からの提訴への対策

　第２　商標

　　１　商標侵害

○商標法上における「商品の類似」について
○商品説明のために用いる他人の登録商標の問題
○商標登録し使用している自社商品名に類似した名称の他社商品が販売されている場合
○商標権分割移転後の使用権者による不正使用を理由とする取消審判制度
○パロディ商品の違法性
○登録済の未使用商標による権利行使
○商標権者の許諾なしに小売業者が宣伝・広告をすることの商標権侵害性
○更新登録を行わず抹消された商標を他人により商標登録された場合
○商標権侵害による損害賠償請求
○商品の詰替え・小分け・再包装と商標権侵害
○産地偽装による地域団体商標権の侵害
○インターネット上の商標使用と海外商標権侵害
○通販サイト運営者の責任
○外国での模倣商品流通による商標権侵害への対応
○原材料を商標登録してよいか

　　２　商標侵害主張に対する対抗策

○商標権の効力の及ばない範囲（商標的使用・先使用など）
○商標法、不正競争防止法上の先使用権
○商標権の行使の制限、不正競争防止法の適用除外
○小売等役務商標の保護対象
○外国企業による商標・地域ブランドの冒認出願への対応

　　３　ドメイン名

○第三者が自社商標と同一の名称をドメイン名登録し使用している場合

　第３　意匠

○自社の登録意匠の一部が他社製品に組み込まれている場合
○意匠権侵害訴訟における侵害物件の特定
○意匠の類否判断の基準

　第４　著作

○二次的著作物の利用における注意点
○著作権の保護期間
○著作物の類似性の判断基準─写真著作物を素材として
○付随対象著作物の利用（いわゆる「写り込み」）
○検討の過程における著作物の利用
○技術の開発または実用化試験における著作物の利用
○情報通信技術を利用した情報提供の準備に必要な情報処理のための著作物の利用
○図書館における複製等
○違法ダウンロードの刑事罰化
○外国著作物の国内利用
○自社のカタログに掲載したチャートやイメージ写真を他社が無断でカタログに使用した場合
○中古ソフトウェアの再販売の可否
○CM音楽をテレビ宣伝などで使用する場合
○自社のキャッチフレーズと類似したものを他社が使用している場合
○自社のホームページに掲載されている商品情報が他社のホームページから無断でリンクされている場合
○会社が公表した写真が第三者のホームページに無断で改変された上掲載された場合
○ウェブサイトのレイアウトの著作物性
○プログラム著作物の保護
○海賊版コンピュータ・プログラムの国内外での流布に対する対応
○ゲームソフトウェアの改変ツール提供者の責任
○携帯電話機用ゲームの画面の翻案性
○技術的保護手段の回避行為に対する著作権法上の対応
○インターネット上の電子掲示板への無断転載
○インターネットニュースの動画サイトの動画を使用する場合
○ファイル交換ソフトウェアの提供サービス業者の著作権法上の責任
○インターネットを通じたテレビ放送データの送信サービス
○データベースの保護
○リバース・エンジニアリングの適法性
○フェアユース
○著作権法32条による適法な引用
○著作隣接権の仕組み（実演家、レコード製作者、放送事業者・有線放送事業者の権利）、電子書籍に対応した出版権
○映画の盗撮の防止
○外国映画の無断翻訳および字幕データの公開
○著作物に関する電子データの一時的固定
○共同著作物
○譲渡された著作権を登録していない状態で、当該著作権が譲渡された場合
○携帯電話向け音楽の違法配信
○漫画キャラクターの使用
○研修等を目的とした著作物利用
○試験問題と著作権
○標的型サイバー攻撃により知的財産が流出した場合の法的問題
○著作権侵害の損害賠償額の算定
○著作権侵害著作物の利用およびその幇助
○私的使用を目的とした書籍の電子データ化の代行を業として行う場合─いわゆる「自炊」代行サービスの適法性
○入れ墨の著作物性
○DVD商品の頒布と著作権侵害
○編集著作物における創作性
○各種規約の著作物性
○実用品の著作物性
○３Ｄプリンタと著作権
○映画化（原作の利用）における契約

　第５　不正競争防止法

○周知表示・著名表示の侵害に対する差止め
○他社が自社の商品形態を模倣した商品を輸入、販売している場合
○他社が自社の商品の信用を不当に毀損する広告をしている場合
○パブリシティ権
○原産地を誤認させる表示がある場合
○他社の製品カタログに掲載されている性能比較表の具体的数値が、実際の製品と大幅に異なる場合
○技術的制限手段の回避行為に対する不正競争防止法上の対応

　第５の２　種苗法

○育成者権保護の概要
○種苗法における育成者権の侵害

　第６　知的財産侵害紛争の手続

○他社が模倣品を販売している場合に採り得る手続
○本訴と仮処分
○仮処分、仮執行宣言付判決
○準備書面等に営業秘密が含まれる場合
○知的財産関係事件の管轄
○知的財産関係事件の国際裁判管轄
○知的財産高等裁判所の取扱事件
○鑑定書
○仲裁等裁判外紛争解決の検討
○日本知的財産仲裁センター
○特許発明の技術的範囲の判定
○並行輸入品についての特許侵害および商標侵害
○輸入品についての商標侵害（消尽論・並行輸入）
○特許権・意匠権の侵害品に対する輸入差止め

第３章　知的財産権の管理と活用

　第１　知的財産発見のプロセス

○大学と企業との共同研究開発
○大学関連発明
○知財部門における有効なリエゾン活動
○特許研修
○インターネットを利用した知的財産関連情報の収集
○企業における知的財産の取得・管理
○中小企業における知的財産の活用
○著作権の管理
○裁定による著作物等の利用制度

　第２　知的財産活用における問題

　　１　雇用契約・開発契約と関係する問題

○開発委託したソフトウェアプログラムに関する知的財産権の処理
○契約社員と雇用契約
○職務著作における「法人等の発意」
○コンサルティング会社が依頼者のために作成した資料は職務著作に該当するか
○システムソフトウェアの開発作業における著作権の保護・権利関係
○共同研究に対する事前措置
○共同研究開発終了後の同一テーマの開発制限
○自社にて開発し、特許の出願をしないで営業秘密にして、自社にて実施していた技術について、他社より特許出願されていることを知った場合
○職務発明の判断基準と帰属
○従業員の職務発明に対する利益の支払基準
○職務発明した退職者から職務発明の利益の要求があった場合
○職務発明をした従業員から将来の想定実施料収入に基づく利益の要求があった場合
○職務発明をした従業員から、規定以上の利益の要求があった場合
○職務意匠に関する相当の利益の支払
○職務発明について会社が特許出願する場合に注意すること

　　２　知的財産の譲渡・ライセンスでの問題

○実施権者に対する制限条項
○事業譲渡契約において譲渡される知的財産権の範囲
○事業譲渡における特許権譲渡契約
○特許製品の供給・販売に際し販売価格等の制限を受けた場合
○特許製品の製造に使用する装置・部品に制限を受けた場合
○ライセンス技術を用いた製品の販売先の制限
○試作品製造契約の違反に対する対応
○譲渡した特許権の無効が確定した場合の譲渡人の責任
○取引先の指示どおりに製造している製品に対し、製造の中止を求める警告状が送られてきた場合
○特許権者からある特許について実施の許諾を受けて製造していた製品について、製造の差止めを求める警告状が送られてきた場合
○実施許諾契約におけるライセンサーとライセンシー間の権利・義務
○商標ライセンス契約におけるサブライセンス
○ライセンサーの破産
○事業再編が特許ライセンス契約にもたらす影響と抵触法問題
○クロスライセンス契約
○ライセンシーがライセンサーに課す研究開発活動の制限
○ノウハウ・ライセンス契約の注意点
○標準規格必須特許に基づく差止請求または損害賠償請求
○ライセンス契約における拘束条件付取引
○標準化に伴うパテントプールの形成等
○特許ライセンスの拒絶による取引先の選別と独占禁止法

　　３　営業秘密に関する問題

○営業秘密の漏えいと対応措置
○他社に工業製品の設計図・生産工程表を渡す場合
○職務発明・業務発明のいずれであるか、従業員と会社の主張が異なる場合
○自社を退職した元従業員が製品資料を持ち出した場合
○営業秘密を得るために従業員が引き抜かれた場合
○契約交渉段階で、取引先に対し出願前の発明に関する図面を提供する場合
○クラウドコンピューティングと営業秘密管理
○共同開発や業務提携等によって形成された営業秘密を一方当事者のみが開示・使用等した場合
○親子会社間・本店支店間の営業秘密の共有

　第３　知的財産権による資金調達

○特許権に基づく資金調達の留意点
○知的財産権の証券化
○知的財産権の信託
○知的財産信託の活用
○知的財産権の担保化

第４章　知的財産権に関連する実務

　第１　金融商品取引

○企業が保有する知的財産の開示・報告書作成上の留意点

　第２　税務・会計

○産業財産権の取得価額と償却年数の税法上の取扱い
○職務発明をした社員に対する報酬を金銭で支払った場合の会計処理方法および税務処理方法
○ソフトウェアをリース取引する場合の会計処理方法および税務処理方法
○ソフトウェアを販売する場合の会計処理方法および税務処理方法
○研究開発に伴い必要とされた費用の会計処理方法
○知的財産信託の税務・会計上の取扱い
○連結グループ企業間の著作権譲渡代金の税務・会計上の取扱い

索引

○事項索引
○判例年次索引
○審決年次索引